연방정부 특허청에 출원된 상표가 다른 상표와 비슷하다고(confusingly siminlar) 판단되거나, 해당 상품 또는 서비스의 단순설명으로(merely descriptive) 판단되면 심사관(Examining Attorney)은 혼동가능성(lilelihood of confusion) 또는 설명적 표현(descriptiveness)등의 이유로 거절통지서 (Office Action)를 보내옵니다. 이 두가지는 가장 빈번하게 인용되는 거절사유입니다.다르게 표현하면 출원상표에 혼동가능성의 문제가 없고 설명적 표현이 아니라면 등록될 확률이 매우 높다는 의미입니다.

미국특허청 심사관이 가장 많이 인용하는 상표등록 거절사유는 다른상표와의 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)입니다. 혼동가능성을 판단하는 기준은 객관적인 기준과 다른 경우가 많이 있고, 이러한 거절통지에 대한 적절한 답변서의 제출로 거절을 극복하여 출원인의 상표가 등록처리되는 사례 역시 많이 있습니다. 혼동가능성에 근거한 거절통지의 경우 대개 혼동가능성이 존재하지 않음을 객관적으로 주장하는 방식으로 혼동가능성에 따른 거절의 극복을 시도하게 됩니다. 혼동가능성에 따른 거절의 근거로 심사관이 인용한 등록상표가 출원인의 상표와 혼동을 일으키지 않는 타당한 이유가 있슴을 주장하면서 관련된 판례를 첨부하는 방식으로 답변서를 제출하여 거절극복 확률을 높히는 것이 가능합니다. 만일 혼동가능성의 근거로 심사관이 인용한 상표가 등록된 상표가 아니라 출원인의 상표보다 먼저 신청된 상표라면 대개 심사관은 심사보류 통지(Suspension Notice)를 보내오게 됩니다. 이는 먼저출원된 상표의 심사결과가 나올때 까지 출원인의 상표에 대한 심사를 보류하겠다는 의미의 통지서 입니다.

두번째로 빈번한 상표등록 거절통지의 사유는 심사관이 출원인의 상표를 설명적 표현(merely descriptive mark)으로 판단하는 경우입니다. 가령 컴퓨터 키보드에 사용될 상표로 104 KEY를 신청하였다면 이는 키보드의 104개의 키를 단순히 설명하는 표현이라는 이유로 거절될 것입니다. 설명적 표현에 따른 등록거절의 경우 거절극복은 매우 어렵습니다. 그러나 이는 보완상표방식 (Supplemental Register)이라는 출원으로 구제가 가능하나 상표의 보호권은 상대적으로 미약하게 됩니다. 보완상표방식(Supplemental Register)으로 상표신청된 후 5년간 제 3자의 이의제기 (opposition)이 없다면 일반상표방식 (Principal Register)으로 전환되어 상표등록처리 될수 있으나 일방상표방식에 따른 등록상표가 누릴수 있는 배타적 보호권(incontestability)은 주장하기 어렵습니다.

설명적 표현으로 판단되는 상표라 해도 오랜동안 사용되어 설명적 표현 보다는 상품을 대표하는 이름으로 인식되고 있다면 즉 2차적인 의미(secondary meaning)가 확보되었다면 일반상표방식 (Principal Register)으로 상표출원하여 등록받는것이 가능합니다. 이에 대한 쉬운 예로는 컴퓨터나 사무용 기기에 대한 상표로서의 IBM (International Business Machines)이 있습니다.