미국특허 우선심사 청구제도
미국특허청에 출원건의 빠른심사를 요청하는 것, 즉 우선심사청구 또는 속성심사청구는 해당요건의 적용가능 여부에 따라 다음의 4가지 방식으로 가능합니다.
1. 나이와 건강에 따른 속성심사청원 (Petition to make special based upon Age or Health)
발명인의 나이가 만 65세 이상이거나 발명인의 건강문제로 특허권행사할수 있는 기간 확보가 어려울수 있다면 증빙서류(나이-여권사본등, 건강-의사의 건강진단등)를 첨부하여 청원서 제출하여 청원심사통과되면 이로부터 대개 6개월 이내에 심사결과 받아볼수 있게됩니다. 이는 특허/디자인 출원과 동시에도 가능하고, 또한 출원후 심사진행이전에는 언제든 가능합니다. 유사한 방식의 속성심사청원(petition to make special)에는, 현재침해가 진행되고 있는경우(patent being infringed), 암이나 AIDS등 난치병 치료방법에 대한 출원건의 경우등이 있으나 상대적으로 청원심사 통과가 쉽지는 않습니다.
2. 특허심사 하이웨이(Patent Prosecution Highway)를 이용한 속성심사청원
한국에 출원된 선출원 건이 등록된 상태인 경우 한국특허청(KIPO)과 미국특허청(USPTO)사이에 체결된 한미 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH)를 이용하여 빠른진행(fast tract examination)이 가능합니다. PPH란 일종의 “특허심사결과 교환 협약”으로 내용은 다음과 같습니다. 즉, 한국특허청에 특허출원후 이에대한 우선권 주장으로 미국출원진행 또는 PCT미국 국내단계 출원 진행하는 경우, 만일 한국에서 심사결과가 먼저 나온 경우이고 적어도 한개 이상의 청구항이 허락되었다면, 청원서와 함께 한국출원관련 자료의 번역을 미국특허청 심사관에게 제출하는 방식으로 빠른심사결과를 받아볼수 있도록 하는 제도입니다. PPH절차 진행에 필요한서류는 한국특허청 심사관이 발급한 중간서류(거절서류등) 및 이에대한 영문번역, 등록된 최종 청구항 각각의 영문번역 (원문포함), 번역인의 사인이 포함된 번역인 진술서, 심사관이 인용한 자료등입니다. PPH진행은 미국출원후 미국특허청 심사관의 심사개시되기 이전까지 언제등 가능합니다. PPH를 통한 속성심사청구는 미국특허청내 빠른 심사 즉, 속성심사를 청구하는 하나의 절차일뿐이고 미국특허청 심사관의 심사는 별도로 진행됩니다. 2013년 10월 현재, 미국특허청은 한국특허청 외에 유럽특허청(EPO), 캐나다 특허청과(CIPO), 일본특허청 외에 약 30여개 국 특허청과 PPH협력관계를 유지하고 있습니다.
3. 우선심사청구(Request of Track One Prioritized Examination): 출원과 동시에 진행되어야함
가장 최근인 지난 2011년 9월부터 미국특허청이 시행하고있는 속성심사청구제도입니다. 출원과 동시에 진행되어야 하는 우선심사청구를 통하여 심사기간을 6개월 이내로 단축하는 것이 가능하고 다소높은 우선심사청구 관납료가 요구됩니다. 우선심사청구시 미국특허청에 납부되는 우선심사청구 관납료는 2021년 1월 4일기준 $4,200/$2,100/$1,050 (large/small/micro entity)이고 여기에 청원관납료(petition for the request) $140/$70/$35 (large/small/micro entity)가 추가됩니다. 시행초기에는 우선심사 관납료가 일률적으로 $4,000이 적용되었으나 2013년부터 출원기준(Entity Type)별로 차등적용되어 Small entity나 micro entity의 경우 관납료 부담은 많이 줄어든 셈입니다. 물론 이러한 우선심사 관련비용은 출원비용에 추가되는 비용입니다. 현실적으로 가장빠른 속성심사청구방식이고 기준은 출원후 최종결정(등록 또는 포기)까지 12개월이내 처리되는 것이나 대개 출원부터 등록까지 6개월이 채 걸리지 않습니다. 저희 IPLA미국특허사무소의 최근 우선심사청구케이스는 출원후 2개월만에 등록된바 있습니다. 우선심사청구와 함께 진행되는 출원건의 청구항 구성은 전체 청구항 수가 30개를 넘지 말아야 하고 독립항의 수가 4개를 넘지말아야 합니다. 또한, 미국특허청은 우선심사청구건을 1년에 12,000건 이내로 제한하고 있습니다.
4. 사전검색결과가 요구되는 속성심사청구(Accelerated Examination Request with Search Report)
이는 미국특허청이 만성적인 심사적체(backlog) 해소를 목적으로 지난 2006년 8월부터 시행된 속성심사청구방식입니다. 속성심사 진행의 조건은 사전검색(preexamimation search)결과와 이를 심사관이 별도 검색없이 선행기술 검색결과로 받아들있수 있는 합당한 자료(examination support documents)를 함께 출원시 제출하는것입니다. 즉, 심사관의 별도의 심사없이 출원인/대리인이 진행한 검색결과를 근거로 청구항 허락을 결정하는 절차인 셈입니다. 심사과정에서 가장 많은 시간이 소요되는 선행기술 검색이 생략되므로 당연히 출원에서 등록까지의 소요기간도 대개 6개월 (기준은 출원후 등록까지 12개월) 이내로 단축됩니다. 이 방식은 선행기술검색에 따른 대리인 비용이 높아진다는 것이 단점이고, 전체 청구항의 수는 20개까지로 제한되고 전체 독립항의 수는 3개까지로 제한됩니다.