미국특허청에 특허출원된 이후 출원인의 의사와 상관없이 출원건이 포기처리되는 경우 미국특허청은 포기통지서(Notice of Abandonment)를 발송하게 됩니다. 다행히 미국에서는 포기된 출원건에 대하여 청원서(Petition)제도를 이용하여 포기된 출원건을 살리는 것이 가능합니다. 단, 포기된 건의 복원을 위한 청원서는 포기통지서 발행일자가 기준이 아니고 실제 포기된 날짜 (Date of Abandonment)가 기준이 됩니다. 즉, 포기된 건의 복원 청원서는 최종기한 다음 근무일로부터 기산하여 2년 이내에 제출되어야 합니다. 포기된 날짜로부터 2년이 경과된 이후에도 복원청원서 제출은 가능하나, 자발적인(intentional) 포기가 아니었고 원하지 않는(unintentional) 포기였슴을 문서로 입증할수 있어야 하고 이를 청원심사관이 수용할수 있어야합니다.

특허출원후 포기처리되는 사유는 중간서류(Office Action)에 대한 답변서를 6개월(기간연장 3개월 포함) 이내에 제출하지 않은 경우, 허락된 특허의 등록료를 3개월 이내에 납부하지 않은 경우, 심사관의 한정명령 통지서(Election Notice)에 대한 답변서를 6개월(기간연장 4개월 포함) 이내에 제출하지 않은 경우등이 있습니다. 청원서의 처리는 미국특허청의 청원 처리국(Department of Petition)이 관장합니다.

출원건이 포기된 것이 출원인의 잘못으로 인정하는(unintentional) 경우라면 일반 청원서(Petition for an Unintentionally Abandoned Application)의 제출로 포기된 출원건을 살리는 것이 가능합니다. 청원서 제출과 관련된 비용은 대개 특허출원시 미국특허청에 납부되는 출원 관납료보다 높고, 추가되는 서류를 정확히 제출하는 것이 중요합니다. 가령, 중간서류에 대한 답변서를 기한내에 제출하지 않아 포기된 경우라면, 1) 중간서류에 대한 답변서, 2) 청원관납료, 3) 청원서등을 빠짐없이 제출하여야 합니다.

PCT국제출원후 미국 국내단계 진입시한을 넘겨 미국출원을 포기하는 사례가 잦으나, 미국특허청의 청원 제도를 이용하여 우선일로부터 30개월이 경과하여 미국국내단계 진입기한이 지난 경우에도 청원서의 제출을 통하여 정상적인 PCT미국 국내단계 진입출원이 가능합니다. 미국특허법 기준으로 설명하면, PCT “국제”단계 진입출원시 “미국”이 지정국이라면 미국특허법은 기술적으로 PCT “국제” 출원일을 미국출원일로 해석합니다. 이후, 우선일로부터 30개월이 이내에 미국 “국내” 단계 진입절차가 진행되면, 이를 미국 출원일 (Filing Date)이라 칭하지 않고 “371 Date”, 즉, 미국특허법 해당조항 (35 U.S.C. 371)에 따른 미국 진입일이라 표현합니다. 이에따라, 우선일로부터 30개월 이내에 미국 “국내” 단계 절차 진행되지 않은 PCT건은 기술적으로 미국출원 포기로 해석됩니다. 따라서, 우선일로부터 30개월이 경과된 시점으로부터 기산하여 2년 이내에는 별도의 증빙서류 없이 복원청원서와 함께 PCT미국 국내단계 출원서를 제출하는 형식으로 복원출원가능합니다.

또한, 특허등록된 이후 존속기간 유지를 위하여 등록일로부터 3.5년, 7.5년 및 11.5년차 이렇게 3차례 납부가 요구되는 유지료(maintenance fee)를 기한내에 납부하지 않아 만료(expired)된 특허의 경우에도, 복원청원서, 청원관납료 및 미납관납료를 제출하는방식으로 특허 복원가능합니다. 역시, 기한만료일(expired date)로부터 기산하여 2년 이내에는 별도의 증빙서류 없이 미납 유지료와 함께 복원청원서, 복원관납료를 납부하는 형식으로 복원가능합니다.

단, 복원후 특허등록되는 경우 포기된 기간만큼 특허수명(존속기간)이 짧아지게 되므로 포기된 건을 살리기로 결정하였다면 바로 복원절차 진행하는 것이 권고됩니다. 복원청원서 제출후 청원 허여(petition grant)되기까지 약 6-8개월이 소요되나, 출원건의 포기일 또는 등록건의 기한만료이후 24개월 이내에 복원절차 진행하는 경우 속성복원 (복원서류 제출 당일 복원결정)이 가능합니다. 2021년 1월 4일 기준 미국특허청의 복원관납료는 $2,100/$1,050/$525 (large/small/micro entity) 입니다. 미국특허청 관납료에 대한 자세한 사항은 미국특허청 관납료사이트를 참고하시기 바랍니다.